Spesso i clienti ci chiedono se è possibile registrare il proprio marchio come “marchio internazionale” al fine di tutelare il medesimo in tutto il mondo.
Invero, non esiste un marchio internazionale con validità in tutto il mondo, ma è possibile procedere, per i Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid (129), a una estensione internazionale del marchio nazionale o del marchio dell’Unione Europea.
Quando si parla di marchio internazionale ci si riferisce alla procedura, amministrata dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), che permette, con il deposito di un’unica domanda, di ottenere la protezione di un fascio di marchi nei diversi Paesi designati fra quelli aderenti all’Unione di Madrid (Accordo e/o al Protocollo di Madrid). Il soggetto richiedente sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito del proprio marchio, ma non - come taluni erroneamente credono - in tutti i paesi del mondo.
La domanda di registrazione del marchio internazionale può essere presentata sulla base di un marchio nazionale o dell’Unione Europea già registrato oppure sulla base della sola domanda di registrazione di marchio nazionale o dell’Unione Europea.
L’estensione del proprio marchio si può chiedere in qualsiasi momento. Tuttavia, per i primi cinque anni, il marchio internazionale segue le sorti di quello nazionale o dell’Unione Europea che è stato esteso. Se per qualsiasi motivo il marchio nazionale o dell’Unione Europea cessa di esistere, automaticamente cessa anche quello internazionale corrispondente. Decorso il suddetto termine, il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dalla sorte del marchio di base.
Inoltre, se l’estensione è effettuata entro sei mesi dal deposito nazionale o europeo, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale o europeo, retroagisce.
Se uno o più stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale, questo rimane efficace negli altri stati designati, dove non si sono avute contestazioni.
Quali sono i vantaggi di estendere il proprio marchio nazionale o europeo?
Il sistema di Madrid consente di presentare un’unica domanda internazionale anziché varie domande nazionali; presentare la domanda in una sola lingua (inglese, francese o spagnolo); pagare le tasse previste in un’unica valuta (franchi svizzeri) e non nella valuta di ciascun paese di interesse; ottenere una registrazione internazionale valida per più paesi; estendere la territorialità della protezione; rinnovare la registrazione ogni dieci anni mediante un’unica procedura e gestire un portafoglio di marchi tramite un sistema centralizzato.
Per i Paesi che non hanno aderito al sistema di Madrid, per i quali, quindi, non può essere effettuata la estensione del marchio nazionale o del marchio dell’Unione Europea sopra richiamata, o in generale, se si preferisce, si potrà in ogni caso tutelare il proprio marchio a livello internazionale effettuando singoli depositi nazionali nei paesi di interesse.
Silvia Magnani
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